Por Manuel García Torres Tueba*

El autor es socio-director jurídico de Gallástegui Armella Franquicias.

El pasado 18 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en México, las cuales entrarán en vigor el próximo día 10 de agosto de 2018.

Es importante que sepas de qué se trata esta actualización y las implicaciones que podría tener en tu franquicia.

Estos son los cambios en la propiedad industrial y alcance en cada caso:

  • Protección de Marcas No Tradicionales

La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial prevé la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, en particular marcas sonoras, olfativas y holográficas.

  • El beneficio de la Distintividad Adquirida

Se podrán registrar las marcas que hayan adquirido un carácter distintivo derivado de su uso. Por ejemplo; marcas que inicialmente pudieran ser rechazadas por ser descriptivas.

  • Protección de “Trade dress”

Se reforma la ley permitiendo registrar todos aquellos elementos de imagen y operación, que por su naturaleza y destino distingan productos o servicios en el mercado, mejor conocido como “trade dress”.

Esta reforma beneficiará a las franquicias, pues permitirá gestionar la protección de su modelo de negocio, a fin de evitar competencia desleal por parte de terceros.

  • La obtención de Marcas de Certificación

Se adhieren a la ley las “marcas de certificación”, que tendrán como principal fin distinguir productos y servicios, que por el tiempo el titular haya certificado sus cualidades o características, a saber, calidad, proceso, características de origen geográfico, elaboración, etc.  

Esta importante adhesión a la Ley de la Propiedad Industrial, tendrá especial injerencia en las franquicias, pues en muchos de los casos, las empresas, y sus procesos ya podrían ser considerados como una marca de certificación.

  • Se modifica el Sistema de Oposición

Ahora será basado en un sistema adversarial, donde podrán ser presentadas pruebas y alegatos. Además, deberá de ser tomado en cuenta por el examinador antes de emitir su dictamen final sin que suspenda el proceso de registro trámite, ni prejuzgará sobre el examen de fondo.

  • Se prevén formalmente los Convenios de Coexistencia

Se adhiere a esta reforma el permitir a los particulares, el poder utilizar convenios de coexistencia o cartas consentimiento, a efecto de permitir el registro de una marca que presente problemas de anterioridad, bajo la premisa ciertas características.

  • Estipula como obligatoria la Declaración de Uso

Se contempla en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, la obligación de presentar declaratoria de uso de marca, esta declaratoria deberá de presentarse dentro de los tres meses posteriores contados a partir de los tres años del su otorgamiento como registro. Esta declaratoria de uso, deberá de presentarse en una ocasión y en caso de no presentarse la misma, conllevará a la caducidad de la marca registrada.

  • Se buscará erradicar el registro de Marcas de mala fe

Se contemplará como un impedimento para el registro de marcas a la mala fe, definiendo a la mala fe como aquel registro que sea solicitado de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas, o bien, que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida. Asimismo, por fin se considerará a la mala fe como una causal de nulidad y esta podrá ejercitarse en cualquier momento.

  • Se adiciona característica para obtener Marcas Notorias y Famosas

Con esta reforma, ahora será posible el solicitar y obtener la notoriedad y fama de una marca sin la necesidad de que se encuentre previamente registrada.

  • Se amplía el plazo para la Nulidad de marca por uso anterior:

Se amplía el plazo para poder presentar una nulidad de marca con base en uso anterior de 3 a 5 años.

Recuerda que la marca de tu franquicia es el principal activo. Asesórate de abogados expertos en la material para no ponerla en riesgo.

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