Por Manuel García Torres Tueba*
El autor es socio-director jurídico de Gallástegui Armella Franquicias.
El pasado 18 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en México, las cuales entrarán en vigor el próximo día 10 de agosto de 2018.
Es importante que sepas de qué se trata esta actualización y las implicaciones que podría tener en tu franquicia.
Estos son los cambios en la propiedad industrial y alcance en cada caso:
- Protección de Marcas No Tradicionales
La reforma a la Ley de la Propiedad Industrial prevé la posibilidad de registrar marcas no tradicionales, en particular marcas sonoras, olfativas y holográficas.
- El beneficio de la Distintividad Adquirida
Se podrán registrar las marcas que hayan adquirido un carácter distintivo derivado de su uso. Por ejemplo; marcas que inicialmente pudieran ser rechazadas por ser descriptivas.
- Protección de “Trade dress”
Se reforma la ley permitiendo registrar todos aquellos elementos de imagen y operación, que por su naturaleza y destino distingan productos o servicios en el mercado, mejor conocido como “trade dress”.
Esta reforma beneficiará a las franquicias, pues permitirá gestionar la protección de su modelo de negocio, a fin de evitar competencia desleal por parte de terceros.
- La obtención de Marcas de Certificación
Se adhieren a la ley las “marcas de certificación”, que tendrán como principal fin distinguir productos y servicios, que por el tiempo el titular haya certificado sus cualidades o características, a saber, calidad, proceso, características de origen geográfico, elaboración, etc.
Esta importante adhesión a la Ley de la Propiedad Industrial, tendrá especial injerencia en las franquicias, pues en muchos de los casos, las empresas, y sus procesos ya podrían ser considerados como una marca de certificación.
- Se modifica el Sistema de Oposición
Ahora será basado en un sistema adversarial, donde podrán ser presentadas pruebas y alegatos. Además, deberá de ser tomado en cuenta por el examinador antes de emitir su dictamen final sin que suspenda el proceso de registro trámite, ni prejuzgará sobre el examen de fondo.
- Se prevén formalmente los Convenios de Coexistencia
Se adhiere a esta reforma el permitir a los particulares, el poder utilizar convenios de coexistencia o cartas consentimiento, a efecto de permitir el registro de una marca que presente problemas de anterioridad, bajo la premisa ciertas características.
- Estipula como obligatoria la Declaración de Uso
Se contempla en la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, la obligación de presentar declaratoria de uso de marca, esta declaratoria deberá de presentarse dentro de los tres meses posteriores contados a partir de los tres años del su otorgamiento como registro. Esta declaratoria de uso, deberá de presentarse en una ocasión y en caso de no presentarse la misma, conllevará a la caducidad de la marca registrada.
- Se buscará erradicar el registro de Marcas de mala fe
Se contemplará como un impedimento para el registro de marcas a la mala fe, definiendo a la mala fe como aquel registro que sea solicitado de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas, o bien, que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida. Asimismo, por fin se considerará a la mala fe como una causal de nulidad y esta podrá ejercitarse en cualquier momento.
- Se adiciona característica para obtener Marcas Notorias y Famosas
Con esta reforma, ahora será posible el solicitar y obtener la notoriedad y fama de una marca sin la necesidad de que se encuentre previamente registrada.
- Se amplía el plazo para la Nulidad de marca por uso anterior:
Se amplía el plazo para poder presentar una nulidad de marca con base en uso anterior de 3 a 5 años.
Recuerda que la marca de tu franquicia es el principal activo. Asesórate de abogados expertos en la material para no ponerla en riesgo.
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